עו"פ ד"ר מרגנית גולדרייך כעדה מומחית בבית המשפט המחוזי בחיפה

 עו"פ ד"ר מרגנית גולדרייך כעדה מומחית בבית המשפט המחוזי בחיפה

 

22 אוגוסט 2010

ת"א 34912-11-09 הידרו-נע ואח' נ' סאן הייטק בע"מ ואח'

בפני כבוד השופט דר' עדי זרנקין

 

התובעים:

1. הידרו-נע

2. הידרו-נע 1988 בע"מ

3. מרדכי ירמיהו

ע"י ב"כ עו"ד ד"ר יוסי כהן ואח'.

 

הנתבעים:

1. סאן הייטק בע"מ

2. יעקב סגל

3. אילן מאירי

4. אלמוג ציוד טכני בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד י. חכם.

5. מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד גב' לימור ברקוביץ'.

 

פסק דין

1. זו תביעה למתן צו מניעה קבוע, צו עשה ופסיקת פיצויים, בגין הפרת פטנט ישראלי רשום מס' 184211, (להלן: "הפטנט"), המתייחס לאמצאה שעניינה מערכת והתקן לאפשר פריצה בכוח של דלתות, או מפתחים אחרים, באמצעות הפעלת לחץ על משטחים בעלי גבולות צמודים.

הפטנט הוגש  למשרד הפטנטים הישראלי ביום 25.6.07, והתקבל כפטנט ביום 5.8.09. הפטנט רשום על שם התובע מס' 3 ועל שם אחיו, מר בנימין ירמיהו, אשר היו שותפים במסגרת שותפות – התובעת מס' 1, וכן בעלי המניות בחברה – התובעת מס' 2,  אך במסגרת פירוק שותפות בין השניים ויתר, ככל הנראה,  מר בנימין ירמיהו על זכויותיו בפטנט, ואלו הפכו להיות בבעלותו של התובע מס' 3 בלבד.

בקשר למתקן הפריצה נשוא הפטנט, רשום אף על שם התובעים, או מי מהם, מדגם מס' 44246, אשר נרשם ביום 28.5.07.

2.         טענת התובעים, בקליפת אגוז, הינה כי הנתבעת מס' 1 ייצרה מוצר שהוא פורץ דלתות, ואשר הוא, כך הטענה, מפר את הפטנט, והן את המדגם הרשום, וכי למעשה הפרת הפטנט, כאמור, חברה אף הנתבעת מס' 5, אשר, על פי הנטען, סיפקה לנתבעת מס' 1 חומרים, שרטוטים, תכניות וכן מידע, אשר סייע בידה לייצר את המוצר המפר. הנתבעים 2-4 הם בעלי המניות והמנהלים בנתבעת מס' 1.

עילות התביעה עליהן מושתתת התביעה, מלבד הפרת הפטנט והפרת המדגם, הן עילות של פגיעה במוניטין וגניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט, והתערבות בלתי הוגנת.

בתביעה זו פוצל הדיון, כך ששאלת ההפרה הנטענת נדונה תחילה, ופסק דין זה ניתן לאחר שמיעת הראיות וסיכומי הצדדים בשאלת ההפרה.

3.         על מנת להבין את הרקע לתביעה זו, רצוי להידרש, בקצרה, להשתלשלות האירועים שקדמה להגשת התביעה.

לצורך ביצוע משימותיו, נדרש הצבא לערכות המשמשות לפריצה של דלתות שלא באמצעות חומרי נפץ או אש, ולפיכך קרויות "ערכות לפריצה קרה", וערכות אלו משמשות את הצבא במשימות הדורשות פריצה לבתים ואתרים שונים.

החל משנת 1998 רכש משרד הביטחון ערכות מן הסוג הנ"ל, מחברה הקרויה "הולמטרו", וזאת באמצעות נציגתה בישראל חברת "עופר כיבוי חילוץ והצלה", ובשנים 2000-2006 נרכשו הערכות הללו מן התובעת מס' 1 ללא מכרז, כספקית יחידה, אך בשנת 2007, בעקבות צרכים מבצעיים של הצבא לרכישת מאות ערכות כאלו, החליט משרד הביטחון לפרסם מכרז פומבי,(להלן: "המכרז") וזאת על מנת להגדיל את מאגר הספקים ולצמצם את עלויות הרכישה.

משרד הביטחון סיפק במכרז פירוט של כלל הצרכים והביצועים הרלוונטיים למוצר אותו הוא מבקש לרכוש, וחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז היה מסמך מפורט הכולל אפיון טכני,  אשר איגד בתוכו את כלל  הדרישות, הטכניות והביצועיות, אותן מבקש משרד הביטחון לקבל מן המערכת נשוא המכרז, והמציעים נדרשו להציע אך ורק מערכות אשר יענו על צרכים אלו.

4.         בין מגישי ההצעות במכרז היו התובעים וכן הנתבעת מס' 1, ועל פי החלטת ועדת המכרזים הוכרזה הנתבעת מס' 1 כזוכה במכרז, בהיות הצעתה ההצעה הכשרה הזולה ביותר.

התובעים  לא השלימו עם תוצאות המכרז, הגישו עתירה מנהלית לחשיפת הפרוטוקולים ויתר מסמכי המכרז, ולאחר שקיבלום הגישו לבית המשפט המחוזי בתל אביב עתירה מנהלית נוספת (עת"מ 1042/08), בה עתרו לביטול זכייתה של הנתבעת מס' 1, בין היתר מטעמים של קיום פגמים בהליך בחירת הזוכה, וכן מטעמים של אי עמידה בתנאי הסף שנקבעו במכרז, וכן בגין פגמים נטענים נוספים בפעולותיה של ועדת המכרזים.

עתירתם של התובעים נדחתה בפסק דין שניתן ביום 31.12.08, וערעור שהוגש על ידי התובעים לבית המשפט העליון, לא צלח אף הוא.

ראוי לציין  כי הן בעת הגשת הצעת התובעים במכרז הנ"ל, הן במסגרת העתירה המינהלית שהגישו, כאמור לעיל, בעניין ביטול המכרז, לא העלו התובעים כל טענה כאילו עצם פרסום המכרז, לרבות נספח האפיון שצורף אליו, יש בו משום פגיעה בזכויותיהם הקנייניות, ואת החזית הנוכחית, בדבר הפרות הקניין הרוחני הנטענות, פתחו הם כשנתיים לאחר פרסום המכרז ההוא.

5.         בעניין זה ראוי אף להוסיף כי הבקשה לפטנט הוגשה, כאמור, על ידי התובעים ביום 25.6.07, וביום 20.12.07 לאחר שנודע לתובעים כי, למגינת הלב, לא זכו במכרז, פנו הם לרשם הפטנטים בבקשה לבחינת הפטנט על אתר, תוך שהם טוענים כי ההמצאה שלהם מנוצלת כבר עתה, ויש אף חשש מניצולה העתידי (ראה נ/4 – תצהיר בנימין ירמיהו מיום 20.12.07 הנספח לבקשה לבחינה על אתר).

בסעיף 7 ל-נ/4 הנ"ל כותב המצהיר כי נדהם למצוא "מכרז של מאות יחידות שיצא זה עתה המכיל את פרטי המערכת שסיפקתי, במדויק אף במידותיה למעט שגיאות מדידה קלות".

המצהיר מוסיף ומצהיר כי עובדות אלו מלמדות על "ניצול עסקי מאסיבי של ההמצאה על ידי משרד הביטחון הנהנה מתעריפים מופחתים על חשבון זכויותיי כממציא".

המצהיר איננו מגלה את אוזנו של רשם הפטנטים כי מדובר במכרז שבו השתתף, ולא הצליח לזכות בו, והוא נמנע מלפרט את פרטי המכרז תוך שהוא מציין כי איננו רשאי לעשות כן מטעמים של "התחייבות סודיות שמחייב משרד הביטחון את כל מי שניגש לנתוני המכרזים שלו".

סודיות נטענת זו לא מנעה מן המבקשים להגיש שלושה ימים לאחר מכן ביום 23.12.07, את העתירה המנהלית לבית המשפט, כשאליה הם מצרפים את מסמכי המכרז והאפיון של פורץ הדלתות, וזאת בהליך בלתי חסוי הפתוח לעין כל.

לא מצאתי לנכון לציין עניין זה אלא משום שהוא משמש ביטוי לכך כי, התנהלותם של התובעים אל מול רשם הפטנטים הייתה בעייתית עד מאוד, בבחינת גילוי טפח וכיסוי טפחיים, ועל כך אעמוד עוד להלן.

6.         טענת התובעים הינה כי הנתבעים 1 עד 4 , בשעה שייצרו את פורץ הדלתות שלהם, הפרו את הפטנט ואת המדגם הרשומים על שמם של התובעים, וכי הנתבעת 5 הפרה את זכויות הקניין הרוחני שלהם בעצם פרסום מסמכי המכרז, שבהם מפורטים אפיונים טכניים שהם פרי המצאתם, ובעצם מסירת ערכת הפריצה מתוצרת התובעים לידי הנתבעת 1 עובר להגשת ההצעות במכרז.

7.         אל מול טענות אלו טענו הנתבעים טענות אחדות והחשובות בהן הן כי הפטנט הרשום על שם התובעים לא הופר כלל וכלל, וכי, מלכתחילה, המצאתם הנטענת של התובעים לא הייתה כשירה לרישומה כפטנט, ויש לבטל את רישומה כאמור.

8.         טענה זו בדבר אי כשירותו של רישום הפטנט עומדת למי שנתבע בגין הפרת הפטנט מכוח סעיף 181 לחוק הפטנטים, על פיו "עילה שניתן על פיה להתנגד למתן פטנט תשמש הגנה טובה בתביעה על הפרה".

העילות שעל בסיסן ניתן להתנגד למתן פטנט מעוגנות במסגרת הוראות סעיף 31 לחוק הפטנטים על פיו ניתן להתנגד למתן פטנט על יסוד כל אחד מן העילות הבאות:

(1) קיימת סיבה שלפיה היה הרשם מוסמך לסרב לקיבול בקשת הפטנט.

(2) ההמצאה אינה כשירת פטנט לפי סעיף 4 (2).

(3) המתנגד ולא המבקש הוא בעל ההמצאה.

 

מן האמור לעיל למדים אנו כי ניתן להתגונן מפני תובענה בגין הפרת פטנט על בסיס כל עילה שעל פיה היה רשם הפטנטים מוסמך שלא לאשרה לרישום. על פי החוק פטנט יוענק רק בגין המצאה הכשירה לרישום כפטנט והמצאה כזו חייבת להיות חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי, ומתקדמת מבחינה המצאתית.

על פי סעיף 182 הנ"ל הרי שהיה וקיבל בית המשפט את הטענה, על פיה לא היה הפטנט ראוי לרישום מלכתחילה, יצווה על ביטול הפטנט כולו או מקצתו, לפי העניין.

9.         טענה זו של נתבע בדבר אי כשירותו של הפטנט יכולה לדור בכפיפה אחת עם טענתו כי אף אם רישומו של הפטנט היה כדין, בפועל הפטנט לא הופר. אף כי הסדר המקובל הינו לבדוק תחילה אם הוכחה הפרת הפטנט הנטענת, ורק אם מסתבר שאכן הייתה הפרה, יש להידרש לטענות בדבר אי כשירות רישומו של הפטנט מלכתחילה, נקבע כי סדר זה אינו מחייב ולעיתים, על פי נסיבות העניין, ניתן ואף רצוי להידרש קודם לשאלת כשירות רישומו של הפטנט (ראה ע"א 47/87, חסם מערכות הגנה אמינות בע"מ ואח' נ' אברהם בכרי ואח', פ"ד מה(5) תשנ"א/תשנ"ב 1991 עמ' 196, ופסקי הדין המוזכרים בו).

במקרה בו עסקינן סבור אני כי, אף שההכרעה בשאלת תקפותו של הפטנט אינה נחוצה לצורך הכרעה בגורלה של תביעת ההפרה, ראוי היה להידרש לשאלת כשירות הפטנט בראשונה, הן משום שהנתבעים הקדישו לעניין זה חלק ניכר מטיעוניהם, והן בשל העובדה כי ניתוח טענות אלו בדבר כשירות הפטנט, יקל על הבנת ההכרעה בקשר להפרה הנטענת של הפטנט, כפי שיובן בהמשך.

10.        טענתם הראשונה של הנתבעים בעניין זה הינה כי ההמצאה המתוארת בפטנט של התובעים לא הייתה כשירה לקבלת פטנט כיוון שלא הייתה חדשה ולא הייתה בה התקדמות המצאתית לעומת מה שהיה קיים בתחום ביום הגשת הבקשה לפטנט.

במה דברים אמורים? על פי חוות דעתה של ד"ר מרגנית גולדרייך, עורכת הפטנטים, אשר הוגשה מטעם הנתבעים, ונחקרה ארוכות על חוות דעתה, מתברר כי לפני תאריך הגשת הפטנט נרשמו פטנטים אחדים המתארים מוצרים הדומים עד מאוד למוצר נשוא הפטנט של התובעים וכן היו בנמצא מוצרים דומים מתוצרת יצרנים אחדים.

בחוות דעתה מפרטת המומחית, אשר, ראוי לציין, הותירה בי רושם מצוין של בעלת מומחיות ויושרה מקצועית רבה, את ספרות הפטנטים ובקשות הפטנט הרלוונטיות וכן ציינה את שמות המוצרים ואת הקטלוגים של חברות אשר מפיצות ערכות לפריצה קרה אשר חלקן, לפחות, היו קיימים כבר בשוק לפני תאריך הגשת הפטנט.

בייחוד התייחסה המומחית לפורץ דלתות מסוג HOLMATRO, אשר היה בשימוש לפני שנת 2006, ואשר אף משרד הביטחון השתמש בו לצורכי הצבא באותם שנים, ואשר אותו בחנה בדקדקנות וערכה השוואה בינו לבין תביעה מספר 1 של הפטנט נשוא תיק זה, ומצאה כי למעט רכיב אחד, עליו אעמוד בהמשך, הרי כל החלקים המתוארים בפטנט קיימים אף בפורץ הדלתות של HOLMATRO.

גם שיטת העבודה המתוארת בתביעה הראשונה של הפטנט זהה לזו של HOLMATRO, כאשר השגת המטרה של פריצת הדלת נעשית באותו אופן שבו שני הסדנים המרכיבים את הפורץ מוכנסים בכוח, כשהם תפוסים האחד בשני, לתפר שבין המשטחים הצמודים המועמדים לפריצה, והפעלת יחידת המשאבה, המצויה בשניהם, מפעילה לחץ על שני הסדנים, כך שהמפתח נפרץ בכוח באמצעות הפרדת המשטחים הצמודים זה לזה.

הפורץ של HOLMATRO הוצג בפניי בעת הדיון ופעולתו הוסברה, כפי שהוסברה פעולתו של המוצר יציר כפיהם של התובעים, ואכן אלו דומים זה לזה עד מאוד הן בצורתם והן באופן הפעלתם.

11.        והיה כי ישאל השואל, הכיצד אישר רשם הפטנטים את המצאת התובעים לרישום, בשעה שנראה כי בעת הגשת הבקשה כבר מצויים בשוק מוצרים דומים, ואף פטנטים אחדים נרשמו בקשר עם מוצרים כאלו, ובכן התשובה לקושיה זו הינה פשוטה עד מאוד.

התובעים נמנעו מלגלות את אוזנו של רשם הפטנטים על עובדה זו, שמוצרים כאלו, פרי תכנונם וייצורם של אחרים, מצויים בשוק למכביר, ולפיכך החלטתו לאשר את בקשת הפטנט התבססה על מידע חסר שהיה בפניו.

12.        ברישום הפטנט עסק, מטעם התובעים עו"ד ועורך הפטנטים אדוארד לנגר, והוא אשר אף הגיש חוות דעת של מומחה מטעם התובעים ונחקר בבית המשפט, ארוכות, על חוות דעתו. ככל שייגעתי לא הבנתי על שום מה החליטו התובעים להשתמש בשירותיו של עו"ד לנגר אף כמומחה מטעמם, שהרי מומחה אמור להפעיל את מומחיותו ולהתייחס לשאלה שבמחלוקת בצורה ביקורתית, והכיצד יעשה כן אם הוא אישית מעורב בפעילות נשוא הבדיקה, בבחינת "נחתום המעיד על עיסתו"?

ואכן, הקושי המובנה הזה שבפניו הוצב המומחה עו"ד לנגר, בא לידי ביטוי מובהק בעדותו משנחקר על חוות דעתו, ובייחוד על מידת הגילוי של עובדות ופרטים שלא נמסרו לרשם הפטנטים, וניכר בו שהוא מעיד, בעניין זה, כמי שקפאו שד.

התובע מס' 3 העיד בחקירתו הנגדית כי הוא מסר לעו"ד לנגר על קיומו של הפורץ של HOLMATRO, ושעו"ד לנגר אף ידע על מוצרים דומים אחרים הקיימים בשוק עוד לפני הגשת הפטנט.

עו"ד לנגר הסכים בעדותו שקיומם של מוצרים דומים בשוק בעת הגשת בקשת הפטנט הינו חשוב ומהותי, וכשנחקר על הפורץ של HOLMATRO כך השיב:

 

"ש.      אם אגיד לך שהמוצר הזה קיים עשרות שנים, של הולמטרו, עוד עשור לפני המוצר של הפטנט אז מכאן שמכאן אם זה היה לב ההמצאה אי אפשר להגיש בקשת פטנט על זה נכון?

ת.         אם זה היה קיים אי אפשר היה להגיש בקשה לפטנט, זה מה שאתה שואל?

ש.        כשעיקר ההמצאה כמו שאתה מתאר כאן, שאם או בלי טבעת מסתובבת המשקוף לדלת אותו תאור?

ת.         זה היה משפיע על הקביעה הזאת, נכון, זה היה משפיע.

(ר' עמ' 50 שו' 18 לפרו').

ובהמשך כשנחקר על פטנטים קודמים המתייחסים למוצרים דומים, כך השיב:

"ש.      האם הפטנט הזה דומה, האם המוצר הזה דומה למוצר שלנו?

ת.         מיד אתה רואה משהו שעושה עבודה מסוג זה, כן.

ש.        ואם הפטנט הזה היה לנגד עיניך מן הסתם היית טורח לציין אותו ברפרנס ולאבחן אותו מהשיפור של המוצר שלך אל מול המוצר הזה נכון? זה מתבקש.

ת.         אם היה על שולחני הייתי צריך לבחון היטב מה ההבדל.

ש.        אתה מסכים איתי שבארה"ב אם זה היה על שולחנך ולא היית מגלה את זה היית במצב של תצהיר שהוא עובר על הוראות?

ת.         אם זה היה על שולחני זה היה נגד החוק לא להזכיר את זה לבוחן, אם חשבתי שזה רלוונטי.

ש.        עכשיו כשאתה מסתכל עליו נראה לך רלוונטי?

ת.         באופן כללי כן.

ש.        אני מציג לך את פטנט מספר 3081066, גם אמריקאי שהפטנט הזה מוזכר בפטנט הקודם שהצגתי לך … המוצר הזה מאוד דומה למוצר נשוא הפטנט נכון?

ת.         לכאורה הוא רלוונטי. הייתי אומר שהוא רלוונטי.

(ר' עמ' 82 שו' 18 ועמ' 83 שו' 9 לפרו').

מכל מקום, תהא אשר תהא רמת הפתיחות והגילוי שנהגו התובעים עם עו"ד לנגר בבואם לשכור את שירותיו להגשת הפטנט, ולכשעצמי סבור אני כי הם נמנעו מלגלות לו על קיומם של מוצרים דומים הנמצאים בשוק מזה שנים, ואם היו מגלים לו זאת, בוודאי היה שוטח העובדות בפני הרשם, ברור כי בסופו של יום אינפורמציה מהותית עד מאוד זו, לא נפרשה בפני רשם הפטנטים, בעת שדן באישור הפטנט.

13.        על פי חוות דעתה של ד"ר גולדרייך, המומחית מטעם הנתבעים, אילו בוחנת הפטנטים שבחנה את בקשת הפטנט הייתה יודעת על פורץ הדלתות של הולמטרו, וכן על מוצרים אחרים וכן על פטנטים אחרים בתחום, לא הייתה מאשרת את קיבול הפטנט שכן ההמצאה המתוארת בפטנט לא הייתה חדשה ולא הייתה בה התקדמות המצאתית, לעומת מה שהיה קיים בתחום ביום הגשת הבקשה לפטנט.

משנשאלה בחקירתה הנגדית על סמך מה היא מבססת טענתה זו, כך השיבה:

"על סמך מספר דברים לרשמת הפטנטים, קודם כל בוא נתחיל יותר מוקדם כשאני קיבלתי לידי לבדוק את הפטנט הזה אחד הדברים הדי ראשונים שעשיתי היה לראות מה יש בתחום הזה. זה דבר די בסיסי בעולם הפטנטים, גם כשבא אלי סתם לקוח ואומר לי – המצאתי איזה המצאה משהו כזה ואחר, אז אני אומרת – בוא נראה מה יש בשטח מה קורה בסביבה, הרי אנחנו לא חיים בוואקום, ואף אחד כבר לא ימציא את הגלגל אז אנחנו בודקים מה יש. הדברים הראשונים שיצאו זה הקטלוגים של הולמטרו, של נייקי, של רסקיו-טק וכל מיני קטלוגים שמראים ערכות פריצה, בדיוק מכשירים מהסוג הזה. הם כולם עושים פחות או יותר את אותם דברים כמו ארוך יותר, קצר יותר, כוח סוס כזה, הידראוליקה כזו, הידראוליקה אחרת לא משנה הניואנסים הקטנים והשינויים הקטנים בין המכשירים, אבל כולם עושים את אותה פעולה. חיפשתי מה חדש בפטנט, מה באמת חדש בפטנט לאור זה שהבוחנת, לפי מה שראיתי כשהזמנתי את תיק הבחינה מרשם הפטנטים, מה הבוחנת ראתה מול עיניה, וראיתי שהיא בעצם לא ראתה כלום, למעט הפטנטים שצוטטו במקור, והיא כנראה בלחץ, או אני לא יודעת מה, לא מצאה פטנטים נוספים וגם לא ניתנו לה על ידי מבקשי הפטנט שום אינפורמציה, כאילו לא היו מכשירים כאלה מעולם."

14.        האמת ניתנת להיאמר כי מלכתחילה נטיתי להחליט כי משכך הם פני הדברים, ומשנראה כי אכן הפורץ נשוא הפטנט כבר היה ידוע ומשווק בעולם עוד לפני שהוגשה בקשה לרישומו של הפטנט, ואף נרשמו פטנטים אחדים בעניינו, די בכך על מנת שאעשה שימוש בסמכותי לפי סעיף 182 לחוק ואורה על ביטולו של הפטנט, אך בסופו של דבר, ומן הטעם שיפורט להלן החלטתי שלא לעשות כן.

הטעם להימנעותי מלהורות על ביטולו של הפטנט נעוץ בכך, ואינני קובע מסמרות בעניין זה, שאפשר ובכל זאת יש בפטנט התקדמות המצאתית כלשהי, אשר היא כשלעצמה אפשר והייתה מכשירה, בתנאים מסויימים, את רישומו. ובמה דברים אמורים?

זאת יש לדעת, הפטנט שרשמו התובעים כולל בין רכיבי הפורץ, טבעת מסתובבת אשר לא קיימת לא במוצרים המוכרים, ואף לא בפטנטים שנרשמו לגביהם בעבר.

הטבעת המסתובבת הזו, אשר זכרה בא כבר בתביעה הראשונה של הפטנט, ובאופן מוחלט ובלתי תלוי, מורכבת על יחידת הצילינדר ההידראולי של הפורץ, באופן שניתן להסרה, והיא מאפשרת לפורץ גישה למפתח שאותו מבקשים לפרוץ, מזוויות שונות.

בחוות דעתה של ד"ר גולדרייך מיום 9.3.10, התייחסה היא לטבעת המסתובבת תוך שהיא מציינת כי: "האלמנט היחידי שהוא לכאורה חדש בפטנט לעומת הפורץ של HOLMATRO הוא הטבעת המסתובבת".

בעדותה בבית המשפט שבה ונדרשה ד"ר גולדרייך לעניין זה וכך היא אומרת בעמ' 52 לפרוטוקול מיום 12.4.10:

"… הדבר היחידי שהוא אולי המצאה, אולי, זה הטבעת המסתובבת באמת".

 

ובעמ' 53 לפרו' כך היא אומרת:

"אז בעקרון מה שמצאתי שבאמת זה אולי המצאה זה הטבעת המסתובבת, והיא הוכנסה גם לתביעה הראשונה. זאת אומרת התביעה הראשונה היא כבר מצומצמת לטבעת המסתובבת הזו".

 

בעמ' 57 לפרו' כך נשאלה בעניין זה על ידי ב"כ התובעים, וכך השיבה:

"ש.      תשכחי שאת בבית משפט. אם לא היית מכירה את עו"ד חכם ואת התובעת פה ואני הייתי בא אליך לפני שנה עם הפטנט של הידרו נע והייתי מבקש ממך לרשום אותו על סך הטבעת המסתובבת, (צריך להיות "על סמך הטבעת המסתובבת" – ע.ז.) היית רושמת אותו?

כב' השופט: אם היא הייתה רשם פטנטים?

ת.         יכול להיות.

ש.        היית רושמת אותו?

ת.         אם הייתי עורכת פטנטים?

ש.        כן.

ת.         יכול להיות שכן. "

אמנם, בהמשך עדותה אמרה ד"ר גולדרייך כי אף שאפשר והטבעת המסתובבת הינה בגדר המצאה, לא בהכרח זו המצאה בעלת כשירות לפטנט, אך בעיניי די בכך שיש בטבעת המסתובבת הנ"ל, ובפונקציה התפקודית המגולמת בה התקדמות המצאתית לכאורית, על מנת שאמנע מלהורות על בטלותו של הפטנט.

זאת יש לדעת, בעוד שעול ההוכחה על מי שטוען להפרת פטנט רובץ על בעל הפטנט הטוען להפרה, הרי נטל ההוכחה בשאלת תקפותו של הפטנט רובץ על הנתבע שכן עצם מתן הפטנט משמש ראייה לכאורה לתקפותו (ר' ע"א 700/78, איססקו החברה הבינלאומית למערכת אנרגיית שמש בע"מ נ' בנית, פ"ד לד(1) 757 בעמ' 763 וכן ע"א 345/87, Hughes aircraft company נ' מדינת ישראל ואח' פ"ד מד(4) עמ' 45 בעמ' 102).

בשל האפשרות הקיימת שרשם הפטנטים, אף אם היה נחשף למוצרים הקיימים ולפטנטים הרשומים בתחום הרלוונטי, היה בכל זאת רושם את הפטנט או חלקו, אך בשל ההמצאה הכרוכה בהתקן הטבעת המסתובבת, סבור אני כי למרות הבעייתיות הרבה ברישומו של הפטנט מלכתחילה, אין זה מן המידה שאורה במסגרת הליך זה על ביטולו של הפטנט, על קרבו וכרעיו.  כפי שכבר אמרתי, וכפי שיובן בהמשך, ההחלטה בשאלת תקפותו של הפטנט, אף אינה דרושה לשם ההכרעה בתביעת ההפרה עצמה.

מכל מקום, אין בהימנעותי מלהורות על ביטול רישומו של הפטנט, כדי לחסום את דרכם של המשיבים, מלתקוף תקיפה ישירה את רישומו, ככל שיחפצו לעשות כן.

15.        משנשאר הפטנט על עומדו, יש להידרש לשאלה השנייה, דהיינו – האם הפרו הנתבעים את הפטנט?

אקדים מאוחר למוקדם, ואומר כבר כעת כי לדעתי התשובה לשאלה הנ"ל הינה שלילית, וכי המוצר שיוצר על ידי הנתבעת מס' 1 אינו מפר את הפטנט נשוא התביעה.

על פי סעיף 49 לחוק: "בעל פטנט זכאי למנוע כל אדם זולתו מנצל בלי רשותו או שלא כדין את האמצאה שניתן עליה הפטנט, בין בדרך המוגדרת בתביעות ובין בדרך הדומה לכך, שיש בה, לנוכח המוגדר באותן התביעות, עיקר האמצאה שהוא נושא הפטנט".

ההגנה המשפטית המוענקת לפטנט הרשום, המכונה בשפה המשפטית "תחום המונופולין של הפטנט", נקבעת על פי תביעות הפטנט.

כפי שכבר צויין במהלך דיוננו בשאלת תקפות הפטנט, תביעתו של בעל הפטנט הוגבלה על ידו, בתביעה מס' 1, למוצר שהסדן השני שבו מורכב על טבעת מסתובבת, ותביעה זו אושרה, כמתבקש, על ידי רשם הפטנטים.

הטבעת המסתובבת הנ"ל גורמת לכך שגוף המוצר וה"שיניים" הננעצות בפתח, אותו מבקשים לפרוץ, ניתנים לסיבוב אחד כלפי השני באמצעות טבעת חופשית, המאפשרת את הסיבוב סביב הצילינדר, דבר המאפשר חדירה למקום המיועד בזוויות שונות.

ראוי לציין כי פרט זה לא נתבע באופן מותנה, אלא באופן מוחלט, בתביעות הבלתי תלויות של הפטנט. ושוב, מהדיון בשאלת הכשרות אנו כבר יודעים, שטבעת מסתובבת זו אינה תוספת זניחה חסרת משמעות, אלא היא, למעשה, החידוש והאמצאה שהמציאו המבקשים, שכן פורצים דומים, ללא הטבעת המסתובבת, כבר קיימים בשוק מזה שנים רבות.

ראשית לכל, אם כן, השאלה שנשאלת הינה – האם המוצר של הנתבעת מס' 1 מכיל טבעת מסתובבת אשר כזו, שאם כך הדבר, אפשר וקיימת הפרה מילולית של הפטנט.

המוצר של הנתבעת מס' 1 הוצג בפני במהלך הדיון, וניתן היה לראות, באופן ברור, כי רכיב כזה, של טבעת מסתובבת, לא קיים במוצר הנ"ל כלל וכלל.

לעניין זה התייחסה המומחית, ד"ר גולדרייך, בחוות דעתה הראשונה מיום 10.12.09, ובעמ' 4 לחוות דעתה כך היא אומרת:

"בחנתי בדייקנות את ערכת הפריצה של סאן הייטק, הקרויה "המוצר המפר", ומצאתי כי הסדן השני מורכב על טבעת המורכבת על יחידת הצילינדר ההידראולי, כאשר הטבעת אינה מסתובבת (ההדגשה במקור), ולפיכך יש לקבוע באופן חד משמעי כי אין הוא מפר את התביעה מס' 1 ולא אף אחת מתביעות הפטנט. ניתן להדגים ולראות הבדל משמעותי זה גם בעין לא מקצועית [...] בהעדר אפשרות לסיבוב במוצר הקרוי "המוצר המפר" אין מוצר זה מפר את הפטנט כלל וכלל".

מסכים אני עם מסקנתה זו של המומחית, ד"ר גולדרייך. התובעים ניסו, במהלך הדיון, לשכנע כי ניתן לומר כי אף הסדן בפורץ של הנתבעת מס' 1 ניתן לסיבוב, וזאת על ידי פתיחת הברגים המקבעים אותו לצילינדר, אך המעט שניתן לומר על פרופוזיציה זו שלהם הוא שהיא הייתה מלאכותית, אם לא לומר אבסורדית. יש לבחון את המוצר, שעליו נטען כי הוא מפר, כשהוא מורכב ומוכן לפעולה, ולא בשעה שהוא מפורק וחלקיו חופשיים. בשעה שהמוצר של הנתבעת מס' 1 מורכב, אין הוא כולל טבעת חופשית מסתובבת, ולפיכך אין הוא מפר הפרה מילולית תביעה בלתי מותנית הכלולה בפטנט.

16.        אך בכך לא סגי. החוק מגן על אמצאה הרשומה כדין כפטנט, גם מפני הפרה של "עיקר האמצאה". מונח זה, של "עיקר האמצאה", אינו מוגדר במסגרת החוק, ובתי המשפט קבעו כי ראוי לצקת תוכן למונח "עיקר האמצאה" על ידי אימוץ "תיאורית האקוויוולנטים" שפותחה בפסיקתן הענפה של ערכאות השיפוט בארצות הברית. (ראה בעניין זה: ע' פרידמן, "פטנטים – דין פסיקה ומשפט משווה", [הוצאת פרלשטיין- גינוסר, תשס"א 2001] עמ' 707, ופסקי הדין המאוזכרים שם).

על פי תיאוריה זו, יש לתור אחר המהות של השוני שבין המוצר החדש לעומת המוצר המתואר במסגרת תביעות הפטנט, ויש לבחון האם יש במוצר החדש אספקטים מהותיים הדומים לאלו המתוארים במסגרת  התביעות.

לענייננו, מסכים אני עם טענת הנתבעים, כי גם אם נבחן את "עיקר האמצאה" של התובעים באספקלריה זו  של הטבעת המסתובבת, נמצא שאין המדובר בהפרה של הפטנט.

אכן, קיומה של הטבעת המסתובבת בפטנט של התובעים מאפשר למוצר נשוא הפטנט לבצע יישום שלא קיים במוצר של הנתבעת מס' 1. כפי שכבר הוסבר לעיל, "הבשורה" של הטבעת המסתובבת הינה, שהיא מאפשרת גישה למקום אותו רוצים לפרוץ, הן על ידי שחרור הידית, אשר יכולה להסתובב ביחס לסדן, והן על ידי שחרור של הסדן אשר יכול להסתובב ביחס לידית, ובכך מתאפשרת גישה מזוויות שונות. במוצר של הנתבעת  מס' 1 אין, כאמור, טבעת מסתובבת, ואין אף אפשרות לבצע את הפונקציה אשר הטבעת המסתובבת מאפשרת לעשות,  ועניין זה אף הודגם, בצורה ברורה, באולם בית המשפט.

משכך הם פני הדברים, הרי שלא רק מן הבחינה המילולית, אלא שגם באספקלריה של דוקטרינת האקוויוולנטים, אין המוצר של הנתבעת מס' 1 מפר את הפטנט.

17.  ובאשר למדגם:

על שם התובעים רשום אף מדגם מס' 44246 לגבי בוכנה עם טריז, שהוא ההתקן הפורץ, נשוא     תביעה זו, והתובעים טוענים כי הנתבעים 1-4 הפרו את המדגם הרשום הנ"ל.

אף כי במהלך הדיון מעייני הצדדים היו נתונים, רובם ככולם, לעניין הפטנט, יש להידרש אף

לטענת הפרת המדגם.

אף כנגד טענת ההפרה בעניין זה, טוענים הנתבעים שתי טענות הגנה, האחת הינה שדין רישום המדגם להתבטל, והשנייה, כי אף לעיצומה של טענה, לא הפרו את המדגם.

בעניין בטלותו של המדגם , טוענים הנתבעים, בראש וראשונה, כי המדגם הינו בעיקרו התקן מכאני, והוא נעדר כל אלמנט עיצובי, מעבר לאלמנט המכאני- טכני שבו, וכי על פי סעיף 2 סיפא לפקודת הפטנטים והמדגמים, הרי המונח "מדגם" איננו כולל כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מכאני.

עיון במדגם מעלה כי טענה זו בדין יסודה. אכן המדובר בהתקן מכאני אשר צורתו מוכתבת אך ורק על ידי התפקיד שהוא בא למלא.

בעניין זה ראוי להבהיר שאף כי הפונקציונאליות של חפץ אינה שוללת את כשרות צורתו  לרישום כמדגם, הרי בשעה שהצורה מוכתבת כל כולה רק על ידי הפונקציה שהחפץ בא למלא, אין היא ראויה לרישום בתור מדגם. (בעניין זה ראה, בין היתר, ע"א 430/67, שרנוע בע"מ נגד מפעלי סרן מאוחדים בע"מ (בפירוק) נגד תנובה ואח', פ"ד כב' (1), 113, וכן ע"א 513/89 s/ interlogo a, נגד lines bros .s.a ואח' , פ"ד מח (4), 133)

אף כי די היה בעניין זה, על מנת להחליט על בטלותו של המדגם, נראה כי, כטענת הנתבעים, הוא לא היה כשיר לרישום אף מבחינה נוספת, והיא היעדר חדשנות ומקוריות.

סעיף 30 לפקודת הפטנטים והמדגמים, כך מורה לנו:

"הגיש אדם בקשה בטופס ובצורה הקבועים, וטוען כי הוא בעליו של כל מדגם חדש או מקורי, שלא נתפרסם קודם לכן בישראל, יכול הרשם לרשום את המדגם על פי חלק זה"

מנוסחו של הסעיף עולה, אם כן, כי שלושה הם התנאים המוקדמים לרישומו של מדגם: (1) המבקש הינו הבעלים של המדגם,(2) המדגם הינו חדש או מקורי,(3) המדגם לא נתפרסם קודם לכן בישראל.

כפי שכבר נאמר בעת דיוננו בעניין הפטנט, קיימים היו בשוק פורצים כדוגמת המוצר והמדגם של התובעת, ולמעשה לא ניתן לומר כי המדגם הינו חדש או מקורי.

לא זאת אף זאת. כפי שנתברר במהלך הדיון, פורצים כאלו, דמוי המדגם, כבר היו בידי הצבא ובשימושו, וכבר הופיעו בפרסומים  קודמים, ולא ניתן לומר כי המדגם בו עסקינן לא נתפרסם קודם בישראל, ואף מטעם זה אין לומר כי רישום המדגם מתיישב עם הוראת סעיף 30 הנ"ל.

נראה לי כי לו היו התובעים חושפים בפני הרשם את עובדת הימצאותם בשוק של פורצים קודמים, וכי פורצים אשר כאלו כבר סופקו על ידי התובעים עובר לבקשה לרישום המדגם, לא היה הרשם מאשר את הבקשה.

משאלו הם פני הדברים, אין מנוס מקביעה כי המדגם הנידון אינו תקף, ויש לבטלו, וכך אני מורה.

משכך – ברי כי תביעת התובעת בקשר להפרת המדגם דינה להידחות, אף מבלי להידרש לשאלה האם בפועל המוצר שייצרה הנתבעת מס' 1 מפר את המדגם.

מעבר לדרוש, אוסיף בעניין זה, כי למרות שהמוצר שיוצר על ידי הנתבעת מס' 1 דומה עד מאוד למדגם, דמיון הנובע מן הדרישות הפונקציונאליות הזהות, קיים בכל זאת מעט שוני ביניהם, בייחוד בצורת הידית, ולפיכך נראה שאף אם המדגם היה כשיר לרישום, תביעת ההפרה לא הייתה צולחת.

18. בטרם אדרש לעילות התביעה האחרות של התובעים כנגד הנתבעים,  שהרי אלו כללו בתביעתם,

מן הגורן ומן היקב, כמעט כל טענה אפשרית מתחום הקניין הרוחני, יש להידרש בקיצור , באופן

נפרד, לתביעה כנגד הנתבע מס' 5 – משרד הביטחון.

בעניין זה, ייאמר מייד – התביעה כנגד משרד הביטחון, אין בה כל ממש, ועל פי התרשמותי אין היא אלא אקורד נוסף, במאבק שניהלו התובעים כנגד זכייתה של הנתבעת 1 במכרז.

טענת התובעים כאילו משרד הביטחון העביר לנתבעת מס' 1 את הערכה שלהם על מנת שיעתיקוה, וכן כי העביר לנתבעת 1 שרטוטים  שהם הפיקו לשם יצור הפורץ, לא הוכחה כלל, ונסתרה הן בעדותו של נתבע 3, ובייחוד בתצהירו ובחקירתו של רס"ן ערן סימון, אשר עדותו  הייתה אמינה, וניכר בו שהוא מביא את העובדות כהווייתן, ללא כחל וסרק.

על פי עדותו של רס"ן סימון, למתמודדים במכרז נמסר האפיון הטכני אשר כלל את הדרישות הטכניות והביצועיות אשר המוצר המבוקש צריך לכלול, ובפני המתמודדים אף הוצג המוצר של התובעים, אשר בו צה"ל השתמש אותה עת, וזאת כמדגים חזותי, בנוסף לאפיון הטכני. הערכה לא נמסרה לנתבעת מס' 1  על ידי משרד הביטחון, וכן לא נמסר לה כל חומר טכני אחר משל התובעים.

בעצם פרסום האפיון הטכני כחלק ממסמכי המכרז, לא הייתה כל פגיעה בזכויותיהם של המבקשים. האפיון הטכני הינו פרי הניסיון המצטבר בצה"ל , בקשר עם השימוש בערכות הפריצה ,הן מייצורם של התובעים, והן מייצורם של אחרים, וזאת במהלך השנים בהן הצבא משתמש בערכות כאלו, והוא נתעדכן מעת לעת על בסיס הניסיון הנצבר בצבא, כאמור, וצורף כחלק ממסמכי המכרזים שפורסמו בעניין  זה,  ולא הייתה כל מניעה מלפרסמו כחלק מדרישות המכרז.

בעניין זה ראוי להוסיף כי ,על פי עדותו של רס"ן סימון האפיון לא כלל שרטוטים, ואף לא תמונות, אלא היה בלשונו של העד "אפיון ביצועים", וליצרן ניתן חופש פעולה מלא להחליט על בסיס איזו טכנולוגיה הוא ייצר את המוצר שיתחרה במכרז.

לדעתי אף התובעים לא סברו, בזמן אמיתי, כי עצם פרסום המכרז, והאפיון הטכני בכללו, מהווה פגיעה בזכויות הקניין הרוחני שלהם, ושתיקתם הרועמת בעניין זה, הן בזמן פרסום המכרז, והן בשעה שביקשו לקעקע את תוצאותיו, בעתירה שהגישו לבית המשפט – אומרת דרשני.

בעניין זה, אפילו היה בעצם פרסום המכרז פגיעה כלשהי בזכויות התובעים, וכאמור לדעתי אין הדבר כך כלל וכלל, כי אז אפשר והיו מנועים מלהעלות טענות אלו בשלב מאוחר, לאחר שכבשו טענותיהם, והשתתפו במכרז  כפי שהוא.

לסיכומו של עניין – הוא אשר אמרנו בתחילה, טענותיהם של התובעים כלפי משרד הביטחון אין בהן ממש, ויש לדחותן.

19. באשר לעילות התביעה האחרות של התובעים, דומה שהתובעים לא עשו מאמץ של ממש

להוכיחן, ומכל מקום דינן להידחות.

בקשר לטענת גניבת העין , התובעים לא הביאו בדל ראייה לכך כי קיים חשש כלשהו להטעיית

הציבור, כאילו הערכות המיוצרות על ידי הנתבעים , הן מתוצרתה של התובעת. לא משרד

הביטחון, ולא מוסדות ביטחוניים כמותו, שהם עיקר הלקוחות המתעניינים במוצר, עשויים

לטעות בעניין זה.

התובעים גם לא ניסו להוכיח מוניטין מיוחד המצוי אצלם, או אצל המוצר שייצרו, נתון בעל

משמעות רבה, כאשר המדובר בעוולה של גניבת עין.

בקשר לטענה כאילו על ידי  הנדסה חוזרת reverse engineering)) העתיקו הנתבעים את המוצר של התובעים, ולפיכך  זכאים התובעים לסעד מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט, גם טענה זו אין בדעתי לקבל.

על פי התרשמותי, הנתבעים ייצרו את המוצר על פי המפרט והדרישות הטכניות של משרד הביטחון, כאשר הדרישות הפונקציונאליות הללו, מכתיבות, במידה רבה, את צורתו ואת מימדיו של המוצר. עצם העובדה שלנגד עיני הנתבעת היה המוצר של התובעת, כמו גם מוצרים של יצרנים אחרים, לא די בה על מנת להסיק כי המדובר בהעתקה פסולה המקנה זכות לפיצוי בדיני עשיית עושר ולא במשפט.

אפילו אניח, כדעתו של המהנדס בן אריה, המומחה מטעם התובעים, כי הנתבעים העתיקו מן התובעים, את המוצר, או את חלק  מרכיבי המוצר, עדיין אין  בכך, בהכרח,  כדי להקנות לתובעים סעד  בעילה של עשיית עושר ולא במשפט.

בעניין זה נפסק כי  לא כל חיקוי או העתקה של מוצר תניב זכות השבה על פי חוק עשיית עושר ולא במשפט, ועל מנת להעניק סעד כזה ראוי שהתווסף להעתקה או לחיקוי "יסוד נוסף", או "חומרה מיוחדת" וביניהם נמנו החדשנות והייחודיות של המוצר המועתק, היקף ההשקעה בפיתוח המוצר, השאלה אם מדובר בהעתקה מלאה או חלקית, וגורמים אחדים נוספים. (ראה רע"א 5768/94, א.ש.י.ר יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב (4) 289, וכן ע"א 945/06 general mills נגד משובח תעשיות מזון בע"מ , (לא פורסם, ניתן ביום 1.10.09).

על רקע העובדה כי, כפי שפורט בדיוננו בעניין הפטנט, נראה כי המוצר של התובעים בא לעולם לאחר שכבר היו כמותו מוצרים משל יצרנים אחרים, דומה שעניין החדשנות והמקוריות של מוצר התובעים, נתון בספק מה.

בעניין זה ראוי להוסיף כי בבואו של בית המשפט להעניק סעד בשל חיקוי והעתקה , בעילה של עשיית עושר ולא במשפט, שומה עליו לשוות לנגד עיניו את התועלת שבאה לציבור מן התחרותיות, ומעקרון חופש העיסוק, ועליו לעשות את האיזון הנכון ביניהם ובין ההגנה על הקניין הרוחני, לבל תחניק הגנת היתר את היוזמה ואת התחרות החופשית.

בנסיבות המקרה בו עסקינן, סבור אני כי אפילו הייתה העתקה, ולדעתי, המירב שניתן להניח לטובת התובעים הוא, כי המדובר בהעתקה חלקית בלבד, כי אז לא ניתן לומר כי נתקיים אותו "יסוד נוסף" או "חומרה מיוחדת", ואין לומר כי מקרה זה בא בקהל המקרים בהם יש להעניק סעד מדיני עשיית העושר ולא במשפט.

אף עילת התביעה שעניינה התערבות בלתי הוגנת ותיאור כוזב  אין בה ממש רב. על רקע  העובדות שנתבררו אין לומר שהנתבעת מכבידה שלא כדין על גישת לקוחות פוטנציאליים למוצרי התובעת, או שהיא מפרסמת פרסום כוזב בקשר למוצרים אלו, ואף בעניין זה דין התביעה להידחות.

סיכומו של דבר – התביעה נדחית. המדגם מס' 44246 הרשום על שם התובעים, או מי מהם, בטל.

התובעים, ביחד ולחוד ישלמו לנתבעים 1-4 ביחד, וכן לנתבעת 5 הוצאות משפט בסך כולל של 30,000 ₪  בתוספת מע"מ, לכל אחד.

ניתן היום,  יב' אלול תש"ע, 22 אוגוסט 2010, בהעדר הצדדים.

דר' עדי זרנקין

קלדנית: דיאנה א.

_________________________________________

(עו"פ ד"ר מרגנית גולדרייך כעדה מומחית בבית המשפט המחוזי בחיפה)