חוק הפטנטים האמריקאי החדש

ניצול אסטרטגי של חוק הפטנטים האמריקאי החדש – 

הניואנסים והשינויים העקרוניים בחוק הפטנטים האמריקאי החדש

כתבה שפורסמה בכלכליסט – מגזין מיוחד לקוראי כלכליסט – חדשנות פטנטים ומידע, אפריל 2012 / גליון 2

מאת: צבי טף* ומרגנית גולדרייך**

 ממציאים ישראליים וחברות ישראליות מעדיפים לרשום פטנטים בארה"ב כי ארה"ב נחשבת כאחד השווקים הגדולים בעולם. הצלחה בארה"ב, גם מבחינת מציאת משקיעים, משמעה סיכוי גבוה להצלחה עולמית. משרד הפטנטים האמריקאי מדווח על עליה משמעותית במספר הפטנטים שהתקבלו על ידו בשנים האחרונות ומקורם באמצאות של ממציאים ישראליים, זאת כאשר משרד הפטנטים הישראלי מדווח על קיבעון ואפילו ירידה מסוימת במספר הפטנטים שהתקבלו בישראל ומקורם בישראל, כפי שניתן לראות בטבלה הבאה (הנתונים נלקחו מאתר משרד הפטנטים האמריקאי והישראלי):

שינויים והתפתחויות במשרד הפטנטים האמריקאי משפיעים באופן משמעותי על כל העוסקים ברישום פטנטים בישראל למרות הנטייה של ממציאים וחברות ישראליות, בשנים האחרונות, להגיש בקשות פטנטים במדינות נוספות כמו סין והודו.

הניסיונות שלא צלחו   

הממשל האמריקאי ניסה במשך כעשור לערוך שינויים משמעותיים בחוק הפטנטים ובכללי בחינת בקשות הפטנט והפטנטים האמריקאיים. הצורך בשינויים נבע, בין היתר, מהרצון לגבות אגרות גבוהות יותר במיוחד מהחברות הגדולות; מלחץ בינלאומי להתיישר עם משרדי פטנטים אחרים בעולם; מהדרישה להקטנת התור לבחינה ולשיפור ברמת הבחינות. לפני מספר שנים נעשה ניסיון מרוכז לערוך שינוי מקיף בכללים, שינוי בו משרד הפטנטים האמריקאי השקיע שעות רבות ועבודה יסודית. שינוי זה נכשל בעקבות פניות גורמי ענין לבית המשפט.

הרפורמה בחוק הפטנטים האמריקאי

 הנשיא אובמה חתם בספטמבר 2011 על רפורמה מקיפה שחלקה נכנס כבר לתוקף וחלקה אמור להיכנס לפועל בזמן הקרוב. השינוי המשמעותי והעיקרי, בעקבותיו ארה"ב תיישר קו עם משרדי הפטנטים האחרים בעולם, קשור לדרישת הוכחת הראשוניות באמצאה. ארה"ב הסכימה לשנות את הוכחת הראשוניות מהדרישה להוכיח ראשוניות בזמן האמצאה (הראשון להמציא) אל הדרישה הבסיסית והקלה להוכחה של הראשון להגיש את הבקשה למשרד הפטנטים (הראשון להגיש).

היתרונות של החוק הישן

עד להחלת החוק החדש, אם ממציא הגיש בקשת פטנט על אמצאה עליה כבר הוגשה בקשה לפטנט, הוא יזכה בפטנט בתנאי שיוכל להוכיח שהיה הראשון להגות את האמצאה .

לכאורה, האפשרות להוכיח את תאריך הגיית האמצאה לפי החוק הישן טמנה בחובה מספר יתרונות אסטרטגיים לבעלי האמצאה כמו: זמן לפתח בבטחה ובנחת את האמצאה עד אשר היא 'מבשילה' לצורך הגשת בקשה המתארת כראוי את האמצאה לפי דרישת החוק האמריקאי. כמו כן, לממציאים או לבעלי האמצאה היה זמן מספיק להתכונן כספית להוצאות הטיפול בבקשת פטנט ו/או לכניסה לשוק עם מוצר.

יתרון נוסף שהעניק החוק הישן היה השימוש בתאריך ההגייה במהלך בחינת הבקשה האמריקאית.  ככלל, במהלך בחינת בקשת פטנט, הבוחנים מחפשים פרסומים הקודמים ליום הגשת הבקשה לפטנט על נושאים דומים לאמצאה המבוקשת, על מנת לטעון לחוסר חידוש או חדשנות באמצאה.  ההליך 37CFR 1.131 של משרד הפטנטים האמריקאי, המכונה swearing behind איפשר לטעון מנגד שהפרסום היה ידוע לאחר הגיית האמצאה ועל כן לא יכול להוות  פרסום כנגד קבלת הפטנט.  כנראה הליך זה יתבטל עם כניסתו לתוקף של החוק החדש.

שחיקת ההתנגדות העיקשת של ארצות הברית במשך עשרות שנים להרמוניזציה עם שאר העולם. 

הלחץ הבינלאומי על ארצות הברית  להרמוניזציה, התחזקות הפעילות ההמצאתית ומיסוד הקניין הרוחני במדינות נוספות בעולם כמו סין והודו, כמו גם הגלובליזציה, הביאו כנראה את ארה"ב להבנה בחשיבות של רישום פטנטים ב'מדינות חזקות' נוספות ולא רק בארה"ב.  בהתאם, היתרונות שהיו בחוק הישן איבדו חלק מערכן.

מהות השינויים של החוק החדש

הסעיף בחוק החדש הקובע את 'הראשון להגיש' עומד להיכנס לתוקף ב -16 למרס 2013. ניתן להקיש שעל כל הבקשות שיוגשו לאחר תאריך זה יחול הסעיף בחוק החדש. קשה לנבא בשלב מוקדם זה מה יהיו ההשלכות ואיך משרד הפטנטים האמריקאי יתייחס לבקשות שהוגשו ובקשות שיוגשו עד לתאריך זה, במיוחד לבקשות המשך למיניהן. לדוגמה, לפי החוק החדש מוגדר תאריך "אפקטיבי" לכל תביעה בפרק התביעות של הבקשה ממנו יש לאותה התביעה תמיכה ברורה בתאור המילולי בבקשה.  ייתכן בהחלט שהבקשה כולה תקבל תאריך אפקטיבי שהוא התאריך המאוחר ביותר מבין התאריכים האפקטיביים של התביעות בבקשה. לכן, בקשות פטנט אמריקאיות שהוגשו או יוגשו לפני תאריך זה, עלולות בכל זאת להיבחן על פי החוק החדש, אם יש בבקשה תביעה ללא תמיכה ראויה בתאור המילולי של הבקשה, נכון ליום 16.3.2012.

המלצות פרקטיות

בעקבות המעבר אל 'ראשון להגיש' והגדרת ה'תאריך האפקטיבי' כדאי לממציאים להאיץ את פיתוח אמצאתם לפני הגשת הבקשה לפטנט על מנת לכתוב את הבקשה כיאות ובזמן.  גם כך, לאחרונה קיימת מגמה עצמאית של בתי המשפט בארה"ב להחמיר בדרישות לתמיכה נרחבת בתיאור המילולי לתביעות. לדוגמה, דרישה לדוגמאות מפורטות ורבות, תאור ביצוע ניסויים קליניים, הוכחת יעילות של נדבכי האמצאה וכו'.

כדי שבקשות פטנט חדשות, שיוגשו בשנים הקרובות, יוכלו ליהנות מהיבט זה של החוק הישן וכדי להתגבר על ההחמרה בדרישות הבחינה, כדאי לקחת בחשבון את הדברים הבאים:

1)     להגיש את הבקשה למשרד הפטנטים האמריקאי לפני ה- 16 למרץ 2013;

2)     לדאוג לתאור מילולי מפורט ביותר בבקשה המוגשת;

3)     להגיש את הבקשה עם מספר גדול של תביעות התובעות את כל נדבכי האמצאה ולא לתקן את הבקשה לאחר ה-16 למרץ 2013 על ידי הוספת תביעות חדשות או תיקון מהותי לתביעות שהוגשו.

ראוי לציין כי ניתן להגיש למשרד הפטנטים האמריקאי שני סוגי בקשות פטנט: בקשה זמנית    provisional ובקשה רגילה. בקשה זמנית היא בקשה סודית, זולה יחסית להגשה, ובעלת אורך חיים של שנה.  על מנת להפוך את הבקשה הזמנית לבקשה רגילה שתתקדם לבחינה, יש להגיש את הבקשה הרגילה לפני תום השנה מתאריך הגשת בקשת הפטנט הזמנית.  לעניין הגשת בקשת הפטנט לפני התאריך הקובע, בקשה זמנית לא תיחשב כבקשת פטנט.

נראה שהנפגעים העיקריים מהחוק החדש שמתבסס על העיקרון של 'ראשון להגיש' הם הטרולים שעד עתה הסתפקו בתיעוד של רעיונותיהם במטרה לפטנט רק את ההמצאות שצד שלישי מיישם. דבר זה איפשר להם 'לסחוט' את המיישמים באמצעות הוכחת הראשון להגות. מעתה, יצטרכו להשקיע יותר בהגשה ורישום פטנטים על מנת שיהיה להם ארסנל פטנטים ולא ארסנל של תיעודים.

האפשרות להתנגד למתן פטנט

על פי החוק האמריקאי הישן, לא ניתנה האפשרות להתנגד למתן פטנט. בארה"ב היה קיים הליך של בחינה מחדש –  reexamination, באמצעותו היה אפשר לבקש בחינה מחודשת של פטנט בתוקף. בהליך זה נעשה שימוש אסטרטגי על מנת לבטל פטנט או על מנת לחזקו.
לא מכבר, פנה למשרדנו עורך פטנטים אמריקאי ידוע (שלא הסכים לזהות את לקוחותיו) והתייחס לפטנט של לקוח משרדנו שהתקבל בארה"ב ועמד להפריע בדרכם של מפרי פטנט רבים. אותו עורך פטנטים אמריקאי הציע לעזור ולהגיש הליך בחינה מחדש של הפטנט על מנת לחזק אותו.  מנסיון עבר עשיר הבנו שכוונותיו היו שונות לחלוטין ולכן הצעתו נדחתה. הוא כנראה ויתר על המשך חתירה זו תחת לקוחנו.

שינוי חשוב נוסף בחוק החדש הוא האפשרות לצד שלישי להתנגד למתן הפטנט לאחר בחינתו בתוך תקופה של 9 חודשים מזמן פרסום מתן פטנט. הליך זה דומה להליך הקיים באירופה, בישראל ובמדינות אחרות, כאשר פרקי הזמן בהן ניתנת האפשרות להגיש התנגדות משתנים ממדינה למדינה. בישראל לדוגמה, ניתנים שלושה חודשים להגשת ההתנגדות.

על סמך מצב החקיקה ויישומה במדינות שונות בהן כבר קיימים מזה שנים הליכי ההתנגדות והבחינה מחדש (או ביטול פטנט) בצוותא, אנו מעריכים שהסיכויים להצליח בהתנגדות למתן פטנט יהיו טובים יותר מאשר הסיכויים להצליח לבטל פטנט באמצעות בחינה מחדש. בנוסף, צפוי שהליך ההתנגדות למתן פטנט יהיה פשוט וזול יותר.
ההליך לבחינת פטנט מחדש יישאר, אך יהיו בו שינויים מסוימים ותקופתו תחל לאחר תום תשעת חודשי ההתנגדות.

באופן פרטני לגבי פטנטים בתחום שיטות לניהול עסקים, החוק החדש מסיר את מגבלת הזמן להגשת ההתנגדות לפטנט למהלך שמונת השנים הבאות. דבר זה שומט עוד יותר את הקרקע מאפשרות הגנה פטנטית על המצאות בתחום שיטות לעשיית עסקים.

הליך נוסף שיוכנסו בו שינויים הוא ההליך בו צד שלישי יכול להגיש פרסומים שמטרתם למנוע את קבלת הפטנט.  בחוק הישן הגשת הפרסומים היתה מוגבלת לזמן קצר מאד (עד חודשיים מיום פרסום הבקשה). החוק החדש מרחיב את פרק הזמן למסירת הפרסומים עד לפרסום דו"ח על ליקויים ראשון (דו"ח בחינה) על ידי משרד הפטנטים האמריקאי  או עד קבלת הבקשה (הקודם מביניהם). בנוסף, בניגוד לחוק הישן על פיו הפרסומים הקודמים הוגשו ללא הגשת הסברים, מגיש המסמכים יהיה חייב לצרף גם הסברים לבקשתו, שכמובן עשויים לייעל את ההליך, ומשפרים את הסיכוי להצלחתו.

שינויים עקרוניים אחרים

            החוק החדש עומד לבטל נוהג שהשתרש בעבר בו חברות רבות המוכרות מוצר מסויים הצטיידו בחוות דעת משפטית המאשרת שהמוצר אותו הן מוכרות אינו מפר פטנט מסוים. חוות דעת כזו היתה משמשת אותם מעין פוליסת ביטוח למקרה שבו יתעורר הצורך בהליכים משפטיים בהם החברה עלולה למצא את עצמה אשמה בהפרת פטנט. חברה שלא הצטיידה בחוות דעת מסוג זה, הייתה יכולה להיחשב כמפרה בכוונה תחילה של הפטנט. המשמעות היתה שילוש עלות הנזקים (triple damages). החוק החדש מבטל צורך זה.

מה שמשפיע באופן מיידי על מגישי בקשות פטנט בארה"ב היא עליה משמעותית בסכומי האגרות. למרות זאת, חוק הפטנטים החדש מגדיר ישות חדשה: 'מגיש בקשת פטנט מיקרו'. עד היום הוגדרה על ידי משרד הפטנטים האמריקאי 'ישות קטנה' (small entity) שזכתה ל-50% הנחה באגרות. על פי החוק החדש, 'ישות מיקרו' מוגדרת כמי שמעסיק פחות מ- 500 עובדים, הגיש לא יותר מ-4 בקשות אמריקאיות קודמות, בעל אמצעים מוגבלים, או מוסד להשכלה גבוהה. 'ישות מיקרו' תקבל הנחה של 75% באגרות המשולמות למשרד הפטנטים האמריקאי.

דבר נוסף הרלוונטי במיוחד למוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות שלא למטרות רווח: על פי חוק הפטנטים החדש, מסחור אמצאה שנה או יותר לפני שהוגשה בקשת פטנט על ידי צד שלישי והתקבלה כפטנט, מקנה לסוחר את האפשרות להמשיך ולסחור במוצר. שימוש כזה לא יחשב כהפרה של הפטנט. יוצאים מכלל זה הם האוניברסיטאות או מוסדות שלא למטרות רווח. אם האמצאה שנהגתה וממומשת היתה שייכת בזמן הגייתה לאוניברסיטה או למוסד שלא למטרות רווח, חל איסור להמשיך ולהשתמש באמצאה.

סיכום

חוק הפטנטים החדש הינו שינוי רחב ויסודי בכל הקשור לפטנטים אמריקאיים. כפי שהראנו, חוק זה מיטב או מחמיר עם אוכלוסיות שונות וסוגים שונים של פטנטים.  השינויים בעיקרם מבטאים הרמוניזציה עם חוקי הפטנטים בשאר העולם. יחד עם זאת, מיטיבים עם אוכלוסיות מסוימות של בעלי פטנט. החוק החדש צפוי לשפר את איכות הפטנטים ולתמוך באינטרסטים לאומיים של ארה"ב במיוחד.  אסטרטגיה נכונה והפנמת השינויים יאפשרו גם לממציא ולבעל הפטנט הישראלי להרוויח מהתיקונים שהוכנסו לחוק הפטנטים האמריקאי החדש.

* ד"ר צבי טף הוא עורך פטנטים בגולד פטנטים וייעוץ כלכלי (1992) בע"מ.
** ד"ר מרגנית גולדרייך היא עורכת פטנטים, המייסדת והמנהלת של משרד לעריכת פטנטים, מדגמים וסימני מסחר – גולד פטנטים וייעוץ כלכלי (1992) בע"מ.

פרסומים נוספים של גולד פטנטים בע"מ, קראו כאן.